Nieuwe acties tegen merkinbreuk

Vanaf 1 juni jl. zijn de mogelijkheden om tegen inbreukmakende merken op te treden, verruimd.

 

Op die dag traden namelijk een aantal wetswijzigingen in werking, met name bedoeld om de Benelux wetgeving en praktijk meer in lijn te brengen met nieuwe Europese richtlijnen.

Enerzijds gaat het hierbij om een uitbreiding van de gronden in Benelux opposities. Optreden tegen een merkaanvraag op basis van een “bekend” merk, ook tegen niet-soortgelijke producten, is nu ook mogelijk als aannemelijk kan worden gemaakt dat het gebruik van het aangevallen merk ertoe kan leiden dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het (bekende) merk.

Anderzijds, en voor de praktijk belangrijker, is dat vanaf 1 juni niet alleen bij de rechter, maar ook bij het Benelux Bureau een procedure kan worden gestart om een bestaande merkinschrijving door te laten halen. Waar tot nog toe een vordering tot doorhaling wegens niet-gebruik van een merk, of omdat onderscheidend vermogen zou ontbreken, alleen bij de rechter kon worden gevorderd, kan dat dus vanaf 1 juni jl. ook bij het Benelux Bureau.

Voordelen zullen met name zijn gelegen in de lagere kosten en snellere doorlooptijd, waarmee feitelijk de drempel om een dergelijke procedure te beginnen, wordt verlaagd.

Dergelijke procedures tegen EU-merken bestaan al bij het Europese Merkenbureau en de Benelux procedures zullen een vergelijkbaar format hebben.

Overigens blijft het ook na 1 juni as. ook gewoon mogelijk deze acties bij de rechter voor te brengen. Diezelfde rechter blijft ook de beroepsinstantie voor deze zaken.

Zoals bekend kan een merkhouder tijdens de registratieprocedure tegen een conflicterend jonger merk optreden (via de al bekende oppositie), maar dat kan dus binnenkort ook na registratie van het conflicterende merk (bijvoorbeeld als de merkhouder de oppositietermijn heeft gemist of als een wederpartij in een conflictsituatie verder onder druk moet worden gezet). Die acties waren al mogelijk, maar tot voor kort was de rechter daar de enige bevoegde instantie voor. Nu kan dat dus ook (sneller en goedkoper) bij het Bureau.

Een derde wijzing vindt plaats op beroepsniveau, waarbij beroepszaken van opposities en weigeringen worden gecentreerd bij het Benelux Gerechtshof. Tot nog toe werden deze beroepszaken behandeld door de Gerechtshoven in Den Haag, Brussel of Luxemburg, wat nog wel eens tot verschillende uitkomsten leidt.

Wij juichen deze verruiming aan bezwaarmogelijkheden toe.

De laagdrempelige, goedkopere en snellere aanvulling op het bestaande palet aan mogelijkheden, én deze in een inbreukprocedure vanuit strategisch oogpunt tot meer en betere opties leiden om (tegen)actie te ondernemen. Wij houden u op de hoogte!